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Focus sur… la mise en garde par le titulaire d’un droit de propriété intellectuelle des clients d’un contrefacteur

Dans le prolongement de l’article consacré au dénigrement et à la communication sur les décisions de justice, il convient d’éclaircir un élément spécifique qu’est la mise en garde par le titulaire d’un droit de propriété intellectuelle à l’égard des clients d’un contrefacteur.

En effet, dans l’attente d’une décision de justice à intervenir concernant des faits de contrefaçon, le contrefacteur peut continuer à distribuer ses produits à sa clientèle, ce qui peut créer un lourd manque à gagner pour le titulaire du droit de propriété intellectuelle.

Celui-ci peut ainsi être amené à considérer comme naturelle la publication d’une mise en garde destinée à la clientèle du contrefacteur pour l’inciter à se fournir préférentiellement chez lui.

L’article L. 615-1 du Code de la propriété intellectuelle dispose :

« Toute atteinte portée aux droits du propriétaire du brevet, tels qu’ils sont définis aux articles L. 613-3 à L. 613-6, constitue une contrefaçon.

La contrefaçon engage la responsabilité civile de son auteur.

Toutefois, l’offre, la mise dans le commerce, l’utilisation, la détention en vue de l’utilisation ou la mise dans le commerce d’un produit contrefaisant, lorsque ces faits sont commis par une autre personne que le fabricant du produit contrefaisant, n’engagent la responsabilité de leur auteur que si les faits ont été commis en connaissance de cause ».

La « mise en connaissance de cause » est un mécanisme entièrement dérogatoire aux règles relatives au dénigrement puisqu’elle peut être adressée à la clientèle du contrefacteur avant toute décision de justice définitive. La « mise en connaissance de cause » a pourtant un effet extrêmement fort puisqu’elle contient, de façon latente, la menace d’une action en justice. En pratique, la « mise en connaissance de cause » adressée aux distributeurs d’un produit peut être de nature à en faire cesser la distribution dans l’attente de la décision à intervenir, ce qui peut avoir un impact majeur sur la concurrence.

Elle doit ainsi être maniée avec soin. A défaut, la « mise en connaissance de cause » pourra être qualifiée d’acte de dénigrement.

Le contentieux est extrêmement dense en la matière et la jurisprudence sanctionne régulièrement les titulaires de brevets qui n’ont pas rédigé avec prudence leurs courriers de « mise en connaissance de cause ». La jurisprudence sanctionne ainsi les courriers par lesquels le titulaire de droit menace explicitement les destinataires (Cass. com., 29 avr. 1964, n°57-12338) ou qui ne permettent pas au destinataire de prendre la mesure exacte de l’avertissement donné (CA Versailles, 20 mars 2013, RG n°12/03817).

A l’occasion d’un arrêt du 27 mai 2015, la Cour de cassation (Cass. com., 27 mai 2015, n°14-10800) a explicité en creux les conditions que devait respecter la « mise en connaissance de cause » :

  • Elle doit être rédigée en termes mesurés, et non en termes comminatoires ;
  • Elle doit être précise quant au contenu de l’avertissement, l’allusion à d’éventuels « problèmes juridiques » pouvant être perçue comme une menace générale ;
  • Elle doit être précise quant aux brevets invoqués pour permettre aux destinataires d’évaluer la portée de l’avertissement. Il peut être utile de préciser la portée du brevet et d’indiquer ce qui est susceptible d’être incriminé ;
  • L’information donnée doit être claire et loyale. Ainsi, non seulement les courriers devraient relever l’existence de contestations sur la validité du droit de brevet s’il en existe, mais, de plus fort, l’atteinte au brevet doit être explicitée pour être compréhensible par un non-spécialiste. La Cour sanctionne ainsi le fait pour le breveté de « laisser aux destinataires le soin de contrôler eux-mêmes, à supposer qu’ils en aient les moyens techniques en l’absence de tout élément sur les contestations élevées par leur fournisseur, le bien-fondé des prétentions ».

En définitive, la « mise en connaissance de cause » ne doit poursuivre qu’un seul objectif : donner au client du contrefacteur, potentiel contrefacteur indirect, les éléments lui permettant de décider de poursuivre ou non la commercialisation desdits produits et ce, dans ce dernier cas à ses risques et périls

Il convient de noter en conclusion que la « mise en connaissance de cause » n’est envisagée qu’au titre du droit des brevets. Aucun texte n’accorde ainsi la possibilité au titulaire d’un droit d’auteur, d’un droit de dessin ou modèle ou d’un droit de marque à mettre en garde la clientèle d’un contrefacteur.

Les titulaires de marques ou de droit d’auteur ne sauraient ainsi s’inspirer de la possibilité offerte aux titulaires de brevet de « mettre en connaissance de cause » la clientèle d’un contrefacteur. A défaut, ils commettraient un acte de dénigrement et engageraient leur responsabilité.

L’avocat et le dénigrement

Il est essentiel de faire appel aux services d’un avocat avant toute publication d’une « mise en connaissance de cause ».

Indielex intervient régulièrement auprès des entreprises sur la thématique du dénigrement et de la « mise en connaissance de cause ». Il a développé une compétence particulière en droit des affaires et en droit de la propriété intellectuelle qui lui permet de mettre en oeuvre des solutions juridiques destinées à faire cesser les faits de contrefaçon et à limiter le risque lié aux actions en dénigrement qui pourraient être intentées par le contrefacteur.

Indielex intervient ponctuellement sur ce type de dossier aux côtés de ses clients, en demande comme en défense.

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